Marchio di impresa
Articolo 5 n. 1 e 2 direttiva CE n. 89/104: Diritti conferiti dal marchio di impresa
Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.
2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.
Se, infatti, la disciplina di cui all’art. 5 n. 1 della direttiva riguarda l’uso del segno utilizzato per prodotti identici o simili ed è finalizzata a tutelare il marchio dal rischio di confusione, la disciplina di cui all’art. 5 n. 2 ha inteso introdurre una tutela rafforzata del marchio che gode di notorietà, o celebre, che si estende anche ai “prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui è stato registrato” (c.d. tutela ultramerceologica).
Ne deriva che in tema di segni distintivi, come chiarito dalla Corte di giustizia UE (sentenza del 25 gennaio 2007, causa C-48/05), qualora sia registrato un marchio per autoveicoli dotato di rinomanza, l’apposizione da parte del terzo che realizza modellini di autovetture, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a tale marchio sulle miniature di tali prodotti, al fine di riprodurre fedelmente gli stessi, non è scriminata dall’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE, poiché il segno utilizzato non è un segno distintivo dei modellini ma un elemento ornamentale degli stessi, spettando, dunque, al giudice di merito accertare in concreto, e in base ad una valutazione fattuale, se l’uso del marchio altrui, effettuato in funzione non distintiva, rechi comunque pregiudizio alle altre funzioni (pubblicitaria ed evocativa) del segno, secondo i parametri previsti dall’art. 5, n. 2, della menzionata direttiva, che corrispondono a quelli di cui all’art. 20, lett. c), d.lgs. n. 30 del 2005. (Nel caso di specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione della Corte d’appello, secondo la quale l’apposizione del segno rappresentato dal “cavallino rampante” sulle miniature realizzate non aveva recato alcun danno al marchio celebre degli autoveicoli originali, risultando, anzi, provato il contrario).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32408 del 03/11/2022