Il ” secondary meaning “, previsto dall’ art. 47-bis del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, introdotto dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 (Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa), si riferisce ai casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l’ ordinamento si trova a recepire il “fatto” della acquisizione successiva di una “distintività” attraverso un meccanismo di “convalidazione” del segno.
Va ulteriormente osservato che il principio del secondary meaning è estensibile anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in un marchio forte.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti già chiarito che, la distinzione tra marchi forti e marchi deboli non si specifica ulteriormente, quanto ai marchi forti, a seconda che tale natura sia originaria oppure acquisita con l’uso di mercato, onde, in presenza di un fenomeno di ” secondary meaning “, va riconosciuta al marchio “originariamente” debole la stessa tutela accordata ai marchi “originariamente” forti.
Sulla base del principio di origine anglosassone del secondary meaning un marchio, di per sé descrittivo, in ragione della sua diffusione non solo a livello nazionale ma anche internazionale, acquisisce per effetto della sua predetta divulgazione un carattere distintivo particolarmente intenso tale da doversi considerare un marchio forte.
Ne consegue che l’ accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno risultante in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all’ uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l’ effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l’uso di mercato.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 22953 Anno 2015